在审查实践中,提出保密审查请求的方式通常有以下三种:
方式1:直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交国际专利申请的,事先向专利行政部门提出保密审查请求,并详细说明其技术方案。
方式2:在向专利行政部门提交中国专利申请的同时或之后提交保密审查请求。
方式3:向国家知识产权局提交国际专利申请(视为同时提出了保密审查请求)。
对于方式1 而言,由于申请人在提交保密审查请求时,还没有提交外国专利申请,也没有提交相应的中国专利申请。那么在相应中国专利无效程序中,如何判断请求保密审查时提交备案的技术方案说明书、后来提交的外国申请专利和中国专利申请文件三者之间是否存在差异是值得探讨的问题。
(一)对比对象的确定
对于采用方式1 提出保密审查请求(即直接向外国申请专利的保密审查),《专利审查指南(2010)》第五部分第5 章第6.1 节规定:
“向外国申请专利保密审查请求的文件应当包括向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书。请求书和技术方案说明书应当使用中文,请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。技术方案说明书应当与向外国申请专利的内容一致。技术方案说明书可以参照专利法实施细则第十七条的规定撰写,并符合本部分一章的其他规定。”
《专利审查指南(2010)》规定:“技术方案说明书应当与向外国申请专利的内容一致”。同时还规定,技术方案说明书可以参照专利法实施细则第十七条的规定撰写,并符合本部分一章的其他规定。按照前述规定,备案的技术方案说明书如果按照专利法实施细则第十七条的规定撰写,则备案的技术方案说明书应当与后提交的专利申请的说明书相同。但由于申请人申请策略和专利布局的需要,实际情况可能要复杂的多,主要可以分为以下三种情况。
一种情况,申请人在提出保密审查请求时,外国专利申请和/ 或中国专利申请文件还没有起草。这种情况下,提出保密审查请求时所提交备案的技术方案说明书可能很不完善,可能只是概括性描述或只有部分的实施方式/ 实施例,与后来实际提交的外国专利申请和/ 或中国专利申请文件在技术方案、具体实施方式/ 实施例、技术细节和语言描述方面会存在很大差异。
例如,后来实际提交的外国专利申请和/ 或中国专利申请文件可能技术方案中进行了重大修改,例如增加了新的技术内容,或者增加了新的具体实施方式/ 实施例,或者补充了新实验数据、补充了附图等。
显然,一种情况下,请求保密审查时提交的技术方案说明书与后来提交的外国申请专利和中国专利申请文件会存在较大的差异。
第二种情况,外国专利申请和/ 或中国专利申请文件已经起草但还没有完全准备好(草稿),这种情况下,提出保密审查请求时所提交备案的技术方案说明书可以采用已经起草好的外国专利申请或中国专利申请文件,所提交的技术方案说明书对比完善。但后来实际提交的外国专利申请和/ 或中国专利申请文件又进一步做了一些实质性修改,这也会造成备案的技术方案说明书与后提交的外国专利申请和/ 或中国专利申请文件之间的差异。
第三种情况,外国专利申请和/ 或中国专利申请文件已经基本定稿,这种情况下,提出保密审查请求时所提交备案的技术方案说明书可以采用定稿的外国专利申请(中译文)和/ 或中国专利申请文件。后来实际提交的外国专利申请和/ 或中国专利申请文件没有进一步的修改或仅个别语言表达不同无实质性修改。这种情况下,三者没有实质性差别。
无论是上述哪种情况,都会存在如何对比上述文件,以确定备案的技术方案说明书应当与外国专利申请是否“内容一致”的问题。
为了方便描述,假设中国专利申请文件为外国专利申请的中译文,即二者相同,下文中的“后提交的专利申请文件”包括外国专利申请和中国专利申请文件。
无论是外国专利申请还是中国专利申请,均可能存在两种文本:申请公开文本(对应原始提交的申请文件)和授权文本。在审查过程中,大多数申请文件会主动修改或被动修改,这会造成申请公开文本和授权文本不同。那么对比时,应当以哪个版本作为对比的基准呢?
一方面,审查过程中无论主动修改或被动修改,都会受到修改超范围条款的限制。申请公开文本包含的技术信息会多于或等于授权文本。另一方面,专利审查过程时间较长,从申请提交到授权通常会经历较长时间,后提交的中国专利申请和外国申请授权时间可能相差远。另外,申请公开文本更能体现申请人主动公开的技术内容。
综合考虑上面因素,对比时,采用申请公开文本作为对比文本为宜。
(二)对比方法及优缺点分析
1. 全文对比法
所谓全文对比法,是指在后提交的专利申请文件全文(包括权利要求、说明书及其附图)与先前备案的技术方案说明书全文进行对比。
全文对比法是对比最为全面的方法,可以保证后提交的专利申请文件全文的技术信息和方案与先前备案的技术方案说明书得到全面的比较和验证,防止技术内容保密审查的遗漏。
采用全文对比法,需要将后提交的专利申请文件的全部内容与先前备案的技术方案说明书逐字逐句进行对比。这种方式不仅工作量大,而且很多对比可能没有意义。例如,后提交的专利申请文件全文中,特别是说明书中,可能含有很多与发明创造实质性贡献无关的现有技术。那么这些现有技术的不同,显然不能作为备案的技术方案说明书应当与外国专利申请不一致的依据。另外,即使在说明书的发明创造的具体实施方式/ 实施例中,也并不是每一个特征和描述都与发明创造实质性贡献密切相关,这些与发明创造实质性贡献关系不大的特征和描述的不同,也不能作为备案的技术方案说明书应当与外国专利申请“不一致”的依据。由此可以看出,一种方式全文对比法不宜作为确定备案的技术方案说明书与外国专利申请的内容一致性的方法。
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